學(xué)以致用 | 簽訂未注冊商標(biāo)的許可合同應(yīng)注意的問題

2019-07-15瀏覽次數(shù)：

來源：中知貫標(biāo)認(rèn)證

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基本信息

案例編號：（2012）民申字第1501號

相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款：

《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范（GB/T 29490-2013）》

7.3.1　實施、許可和轉(zhuǎn)讓

b) 知識產(chǎn)權(quán)實施、許可或轉(zhuǎn)讓前，應(yīng)分別制定調(diào)查方案，并進(jìn)行評估。

7.5　合同管理

a) 應(yīng)對合同中有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)條款進(jìn)行審查，并形成記錄

本期思考：

企業(yè)獲得許可使用的商標(biāo)如果是未注冊的商標(biāo)，在審查許可合同中應(yīng)當(dāng)注意哪些問題以及又應(yīng)當(dāng)承擔(dān)怎樣的責(zé)任？

注意：

2019年《商標(biāo)法》進(jìn)行了修訂，企業(yè)參考本案例，依照29490標(biāo)準(zhǔn)管理商業(yè)秘密的同時，應(yīng)對法律做出的調(diào)整保持敏感，并適時修訂自身的管理制度。

裁定書原文要點

背景信息

1.當(dāng)事人：

乙公司（一審原告、二審上訴人、再審被申請人）

丙公司（一審被告、二審被上訴人、再審申請人）

2.X商標(biāo)系甲公司于2003年9月24日申請，于2010年9月7日獲得注冊，核定使用的商品為第1801類、第1804類、第1805類、第1806類上的半加工或未加工皮革、仿皮、傘、陽傘、牽引狗用皮索、狗用皮質(zhì)項圈、手杖。在第1802類箱包皮具商品上未獲得注冊。

3.2007年3月1日，甲公司與乙公司簽訂《X商標(biāo)許可證總協(xié)議》，約定甲公司授權(quán)乙公司在中國大陸、香港、澳門地區(qū)獨占使用X商標(biāo)系列文字及圖形商標(biāo)，并有權(quán)在上述地區(qū)將該系列商標(biāo)再許可給他人，該協(xié)議有效期為2007年3月1日至2013年12月31日。

2007年4月12日，乙公司與丙公司簽訂《再許可授權(quán)協(xié)議》，約定乙公司授權(quán)丙公司在中國大陸?yīng)毤沂褂玫?802類商品上的X商標(biāo)，該協(xié)議有效期為2007年5月1日至2013年12月31日。協(xié)議約定丙公司應(yīng)從2008年1月1日起向乙公司支付商標(biāo)使用費(fèi)。

《再許可授權(quán)協(xié)議》第11條第（1）項寫明:乙公司并不保證商標(biāo)在區(qū)域內(nèi)的有效性，或不保證本協(xié)議下授權(quán)丙公司的權(quán)利不會侵犯區(qū)域內(nèi)的任何商標(biāo)、專利、設(shè)計、版權(quán)或者其他所有權(quán)。

4.在2007年3月1日甲公司將X商標(biāo)許可乙公司獨占使用，以及2007年5月1日乙公司再許可丙公司獨占使用時，尚未有其他公司獲得X注冊商標(biāo)，X商標(biāo)系甲公司正在申請注冊（包括在第1802類商品上）中的商標(biāo)。

5.后丙公司以X商標(biāo)在1802類商品上未獲注冊使丙公司簽訂合同等目的不能實現(xiàn)并給丙公司造成了實際損失為由拒絕向乙公司支付商標(biāo)使用費(fèi)，后乙公司起訴丙公司，要求丙公司依照《再許可授權(quán)協(xié)議》給付全部商標(biāo)使用費(fèi)，丙公司則認(rèn)為其行為不構(gòu)成違約。

本院認(rèn)為：

未注冊商標(biāo)能否許可他人使用，法律法規(guī)對此沒有禁止性規(guī)定，且在乙公司與丙公司簽訂的合同中，亦未限定許可丙公司使用的商標(biāo)必須均為注冊商標(biāo)；特別在《再許可授權(quán)協(xié)議》第11條第（1）項，明確寫明了乙公司“不保證商標(biāo)有效性”的條款，根據(jù)該條款的內(nèi)容，丙公司作為涉案商標(biāo)的被許可方，理應(yīng)知曉簽訂合同時被許可使用的商標(biāo)的權(quán)利狀態(tài)，即X商標(biāo)為乙公司正在申請注冊中的商標(biāo)。

……

二審法院結(jié)合丙公司在簽訂涉案合同前即與乙公司存在商業(yè)合作關(guān)系，以及丙公司一直將X商標(biāo)在相關(guān)商品上同時使用等情況，認(rèn)定乙公司的X商標(biāo)在1802類皮具商品上未獲得注冊，不影響丙公司實現(xiàn)簽訂涉案合同根本目的，并無不當(dāng)。

關(guān)于違約責(zé)任，二審法院認(rèn)為，乙公司未能取得X商標(biāo)在指定商品上的商標(biāo)專用權(quán)，造成了丙公司的實際損失，導(dǎo)致其無法實現(xiàn)涉案合同的全部目的而構(gòu)成違約，應(yīng)對合同解除承擔(dān)主要責(zé)任；丙公司已經(jīng)實際使用了X商標(biāo)，獲得了經(jīng)濟(jì)利益，因其未依約向乙公司支付商標(biāo)許可使用費(fèi)，亦構(gòu)成違約，其對合同解除承擔(dān)次要責(zé)任。

本院認(rèn)為上述認(rèn)定并無不當(dāng)，丙公司認(rèn)為其不構(gòu)成違約的理由不能成立。

來源：中知貫標(biāo)認(rèn)證